Действующий
Согласно пунктам 23.3 и 24.6 Регламента ИЗ в процессе проведения формальной экспертизы или экспертизы по существу предусмотрено направление запроса в случае, если поданная заявителем заявка не удовлетворяет требованиям Регламента ИЗ или содержащихся в заявке сведений недостаточно для завершения формальной экспертизы с положительным результатом либо для проведения или завершения экспертизы по существу.
В этой связи содержание запроса должно касаться обстоятельств, препятствующих проведению экспертизы, включая принятие по заявке решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, а также рекомендаций по их устранению, в том случае, если это допустимо в рамках поданной заявки.
- сведения, позволяющие идентифицировать заявку, заявленный объект, а также заявителя или его представителя;
- перечень обстоятельств, которые, по мнению эксперта, препятствуют проведению формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу, с приведением соответствующих обоснований правового или технического характера, со ссылками, в случае необходимости, на соответствующие нормативные документы и техническую литературу;
- разъяснения относительно наступления правовых последствий в связи с отказом заявителя внести в документы заявки необходимые исправления или дополнения;
- в случае необходимости, рекомендации по устранению выявленных нарушений, в том числе, детальные разъяснения относительно характера корректировки документов заявки;
- предупреждение о том, что информация, предоставленная заявителем в дополнительных материалах, может быть доступна для ознакомления третьим лицам после публикации сведений о патенте, в случае его выдачи;
Приводимое в запросе мнение относительно выявленных недостатков заявки или характера корректировки ее документов должны излагаться в соответствии с правилами русского языка в форме, обеспечивающей возможность понимания заявителем содержания требований эксперта.
При направлении запроса следует руководствоваться перечнем обстоятельств (пункты 23.3 и 24.6 Регламента ИЗ), в соответствии с которым заявителю может быть направлен запрос соответственно в процессе формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что возникновение ситуации, формально подпадающей под упомянутый перечень, не является достаточным основанием для направления запроса заявителю, если при этом не будет соблюдено установленное Регламентом ИЗ условие - невозможность завершения формальной экспертизы с положительным результатом или невозможность проведения экспертизы заявки по существу, включая принятие по заявке решения.
Регламент ИЗ не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по результатам рассмотрения заявки. Однако указанное допущение не исключает требования полноты первого запроса, которое заключается в обсуждении всех проблемных вопросов, выявленных по результатам анализа совокупности сведений, предоставленных заявителем в рамках поданной заявки.
Запрашиваемые дополнительные материалы могут быть представлены заявителем до истечения двух месяцев со дня получения запроса.
Срок представления дополнительных материалов в процессе производства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены заявителем непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, либо представлены по факсу с последующим представлением оригинала документа.
Несоблюдение заявителем установленного срока представления дополнительных материалов влечет признание заявки отозванной (пункты 23.3(6) и 24.6(7) Регламента ИЗ).
Согласно пункту 23.3 Регламента ИЗ, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением установленных требований, запрос заявителю направляется в двухмесячный срок со дня поступления, по крайней мере, заявления о выдаче патента на изобретение, в котором должны быть приведены аргументированные доводы эксперта относительно выявленных недостатков заявки, указаны сроки представления исправленных или недостающих документов, в случае необходимости, - конкретные рекомендации по корректировке документов заявки.
Несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, выявляется по результатам проверки комплектности, содержания документов заявки, а также качества их оформления, в ходе которой, в частности, устанавливается:
- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 10.2, 10.3 Регламента ИЗ), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 10.2-10.11 Регламента ИЗ), выявляемое без анализа существа изобретения;
- наличие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины и соответствие уплаченной суммы установленному размеру пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
- соблюдение порядка подачи заявки (статья 1247 Кодекса), наличия, в случае необходимости, доверенности на представительство;
- соблюдение требования единства изобретения, выявляемое без анализа существа заявленного изобретения (пункт 10.5 Регламента ИЗ).
Для проведения соответствующей проверки и предоставления заявителю разъяснений относительно выявленных недостатков заявки и характера корректировки ее документов, от эксперта, к компетенции которого отнесена функция по проведению формальной экспертизы, потребуется знание положений упомянутых пунктов 10.2-10.11 Регламента ИЗ.
В практике формальной экспертизы используется стандартизованный бланк запроса, в котором в соответствии с пунктом 23.3 Регламента ИЗ, приведен перечень оснований для его направления. При обнаружении того или иного несоответствия требованиями Регламента ИЗ эксперту достаточно сделать отметку в соответствующем боксе бланка запроса. Вместе с тем в случае необходимости приведения в запросе дополнительных или более подробных разъяснений применительно к конкретной ситуации по заявке, эксперт может воспользоваться формулировками положений, которые приведены в пунктах 10.2-10.11 Регламента ИЗ.
3.1. Помимо перечня оснований, приведенного в пункте 23.3(1) Регламента ИЗ, в отношении ряда ситуаций, при возникновении которых не представляется возможным проведение формальной экспертизы, в Регламенте ИЗ содержится прямое указание на необходимость направления запроса заявителю.
В частности, в случае неуплаты пошлины "за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы" в установленном размере, которой определяется количеством пунктов формулы, предусмотрено направление запроса заявителю (пункт 23.3(3) Регламента ИЗ). Поскольку рассматриваемая ситуация может быть урегулирована либо путем уплаты пошлины в установленном размере, либо путем ограничения количества пунктов формулы, у заявителя может быть запрошен платежный документ, подтверждающий уплату недостающей суммы, либо уточенная формула изобретения, в случаях, когда таким образом может быть обеспечено соответствие количества пунктов ранее уплаченной сумме пошлины.
3.2. Отсутствие в документах заявки указания адреса для переписки на территории Российской Федерации также является основанием для направления запроса (пункт 12.1 Регламента ИЗ). Рассматриваемая ситуация, возникает, как правило, в случае нарушения порядка подачи заявки на изобретение иностранными заявителями и, как представляется, может рассматриваться как единственное основание для направления запроса, после урегулирования которой, заявитель, в случае необходимости, может быть уведомлен об иных недостатках заявки, выявленных в процессе проведения формальной экспертизы.
3.3. В случае обоснованных сомнений в отношении полномочий представителя заявителя, включая патентного поверенного, или их действительности, эксперт вправе запросить доверенность или ее нотариально заверенную копию (пункт 12.2 Регламента ИЗ).
Требование представления доверенности также может рассматриваться как единственное основание для направления запроса, поскольку без соответствующего подтверждения полномочий представителя заявителя, его действия в отношении заявки не принимаются во внимание, что делает невозможным проведение экспертизы по заявке.
3.4. Направление запроса предусмотрено и в случае необходимости решения вопроса, касающегося установления даты подачи заявки. Согласно пункту 23.6(2) Регламента ИЗ при предполагаемом отсутствии какой-либо части описания или чертежа, на который имеется ссылка в описании, заявителю направляется запрос с предложением представить недостающие части.
Поскольку устранение соответствующего дефекта описания изобретения или чертежей влечет смещение даты подачи заявки на более позднюю дату поступления недостающей части соответствующих документов, в направляемом заявителю запросе целесообразно приводить разъяснения в отношении порядка установления даты подачи заявки в конкретной ситуации.
Недостающие части описания или чертежа могут быть представлены в качестве дополнительных материалов и по инициативе заявителя, в этом случае необходимо принимать во внимание указанные заявителем побудительные причины.
Если предоставление дополнительных материалов, обусловлено указанием на устранение технической ошибки, приведшей к пропуску части описания или чертежей, дополнительные материалы могут быть приняты к рассмотрению как недостающие части описания или чертежей при условии уведомления заявителя об установлении даты подачи заявки по дате представления недостающих частей описания или чертежа. В связи со смещением даты подачи на более позднюю дату, принятие к рассмотрению недостающих частей описания или чертежа, не предполагает взимание патентной пошлины за внесение изменений в документы заявки.
Если представление дополнительных материалов сопровождается просьбой заявителя о внесении в документы заявки соответствующих изменений, дополнительные материалы могут быть приняты к рассмотрению при условии соблюдения установленного порядка их предоставления (пункт 15 Регламента). В этом случае дата подачи заявки устанавливается по дате, на которую представлен комплект первоначальных документов: заявление, описания и чертежи.
Для внесения в документы заявки испрашиваемых изменений, поступивших по истечении двух месяцев с даты подачи заявки, от заявителя потребуется уплата соответствующей патентной пошлины и представление документа, подтверждающего ее уплату.
3.5. Необходимо отметить, что при отсутствии в первоначальных материалах заявки чертежа, упомянутого в описании изобретения, заявитель может исправить ситуацию путем исключения из описания ссылки на отсутствующие части чертежа. При внесении соответствующих изменений в описание изобретения дата подачи заявки устанавливается по дате поступления первоначального комплекта документов.
3.6. В Регламенте ИЗ приведен также перечень обстоятельств, урегулирование которых не предполагает направление запроса.
Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка подана с явным нарушением требования единства изобретения, в соответствии с пунктом 23.5(1) Регламента ИЗ предусмотрено направление в двух месячный срок с даты поступления документов заявки заявителю уведомления о необходимости выбора изобретения, группы изобретений, с учетом указанного требования единства, для рассмотрения в рамках поданной заявки.
Непоступление ответа заявителя в течение двух месяцев со дня получения уведомления не влечет тех правовых последствий, которые возникают в случае непредставления заявителем запрашиваемых дополнительных материалов в ответ на запрос экспертизы.
Отсутствие выбора заявителя не препятствует завершению формальной экспертизы с положительным результатом в отношении формулы, предложенной заявителем.
Однако экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, указанного в формуле заявителя первым.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса решение о выдаче патента может быть принято в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем. В этой связи в случае установления патентоспособности изобретения, указанного в формуле первым, решение о выдаче патента может быть принято при условии исключения из формулы заявителя других пунктов, исключенных из рассмотрения в рамках поданной заявки в соответствии с пунктом 23.5(1) Регламента ИЗ.
Соответствующие рекомендации, касающиеся внесения изменений в формулу изобретения, могут быть включены в содержание запроса, направляемого в процессе экспертизы заявки по существу. Заявитель должен быть уведомлен также о возможности подачи выделенной заявки на изобретения, исключенные из рассмотрения в соответствии с упомянутым пунктом Регламента ИЗ.
В процессе формальной экспертизы запрос не направляется и в том случае, если в заявке выявлено наличие ссылок на источники информации, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных сведений, вследствие наличия которых заявка засекречивается и рассматривается по процедуре, установленной для секретных изобретений. Не является единственным основанием для направления запроса несоблюдение заявителем структуры описания изобретения, при условии достаточности предоставленных в рамках поданной заявки сведений, для проведения экспертизы заявки по существу.
В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения направляется заявителю в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы по существу.