Действующий
1. Утвердить Руководство по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение (далее - Руководство) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. ФГУ ФИПС (Барбашин А.В.) использовать в работе указанное в пункте 1 настоящего приказа Руководство.
3. Службе качества Роспатента (О.Л. Алексеева) обеспечить в течение 2010 года мониторинг применения Руководства, указанного в пункте 1 настоящего приказа, и подготовку проекта соответствующего приказа Роспатента в I кв. 2011 года.
Настоящее Руководство по составлению запроса при проведении экспертизы по заявке на изобретение (далее - Руководство) основано на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), регулирующих правовую охрану изобретений; Административного регламента исполнения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 327 (далее - Регламент ИЗ), а также на Положении о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. N 941 (далее - Положение о пошлинах), а также сложившейся практике рассмотрения заявок на изобретение.
В Руководстве даны рекомендации по составлению запроса, последовательности действий эксперта, к компетенции которого отнесены вопросы проведения формальной экспертизы и экспертизы заявки на изобретение по существу.
Положения Руководства могут быть использованы при применении статей 1384 и 1386 Кодекса и соответствующих положений Регламента ИЗ, касающихся запроса у заявителя дополнительных материалов, касающихся заявки на изобретение, после ее подачи.
Согласно пунктам 23.3 и 24.6 Регламента ИЗ в процессе проведения формальной экспертизы или экспертизы по существу предусмотрено направление запроса в случае, если поданная заявителем заявка не удовлетворяет требованиям Регламента ИЗ или содержащихся в заявке сведений недостаточно для завершения формальной экспертизы с положительным результатом либо для проведения или завершения экспертизы по существу.
В этой связи содержание запроса должно касаться обстоятельств, препятствующих проведению экспертизы, включая принятие по заявке решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, а также рекомендаций по их устранению, в том случае, если это допустимо в рамках поданной заявки.
- сведения, позволяющие идентифицировать заявку, заявленный объект, а также заявителя или его представителя;
- перечень обстоятельств, которые, по мнению эксперта, препятствуют проведению формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу, с приведением соответствующих обоснований правового или технического характера, со ссылками, в случае необходимости, на соответствующие нормативные документы и техническую литературу;
- разъяснения относительно наступления правовых последствий в связи с отказом заявителя внести в документы заявки необходимые исправления или дополнения;
- в случае необходимости, рекомендации по устранению выявленных нарушений, в том числе, детальные разъяснения относительно характера корректировки документов заявки;
- предупреждение о том, что информация, предоставленная заявителем в дополнительных материалах, может быть доступна для ознакомления третьим лицам после публикации сведений о патенте, в случае его выдачи;
Приводимое в запросе мнение относительно выявленных недостатков заявки или характера корректировки ее документов должны излагаться в соответствии с правилами русского языка в форме, обеспечивающей возможность понимания заявителем содержания требований эксперта.
При направлении запроса следует руководствоваться перечнем обстоятельств (пункты 23.3 и 24.6 Регламента ИЗ), в соответствии с которым заявителю может быть направлен запрос соответственно в процессе формальной экспертизы и экспертизы заявки по существу.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что возникновение ситуации, формально подпадающей под упомянутый перечень, не является достаточным основанием для направления запроса заявителю, если при этом не будет соблюдено установленное Регламентом ИЗ условие - невозможность завершения формальной экспертизы с положительным результатом или невозможность проведения экспертизы заявки по существу, включая принятие по заявке решения.
Регламент ИЗ не ограничивает количество запросов, которые могут быть направлены заявителю по результатам рассмотрения заявки. Однако указанное допущение не исключает требования полноты первого запроса, которое заключается в обсуждении всех проблемных вопросов, выявленных по результатам анализа совокупности сведений, предоставленных заявителем в рамках поданной заявки.
Запрашиваемые дополнительные материалы могут быть представлены заявителем до истечения двух месяцев со дня получения запроса.
Срок представления дополнительных материалов в процессе производства по заявке считается соблюденным, если в последний день срока указанные материалы представлены заявителем непосредственно через экспедицию Роспатента или сданы в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, либо представлены по факсу с последующим представлением оригинала документа.
Несоблюдение заявителем установленного срока представления дополнительных материалов влечет признание заявки отозванной (пункты 23.3(6) и 24.6(7) Регламента ИЗ).
Согласно пункту 23.3 Регламента ИЗ, если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением установленных требований, запрос заявителю направляется в двухмесячный срок со дня поступления, по крайней мере, заявления о выдаче патента на изобретение, в котором должны быть приведены аргументированные доводы эксперта относительно выявленных недостатков заявки, указаны сроки представления исправленных или недостающих документов, в случае необходимости, - конкретные рекомендации по корректировке документов заявки.
Несоблюдение требований, предъявляемых к документам заявки, выявляется по результатам проверки комплектности, содержания документов заявки, а также качества их оформления, в ходе которой, в частности, устанавливается:
- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 10.2, 10.3 Регламента ИЗ), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 10.2-10.11 Регламента ИЗ), выявляемое без анализа существа изобретения;
- наличие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины и соответствие уплаченной суммы установленному размеру пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы;
- соблюдение порядка подачи заявки (статья 1247 Кодекса), наличия, в случае необходимости, доверенности на представительство;
- соблюдение требования единства изобретения, выявляемое без анализа существа заявленного изобретения (пункт 10.5 Регламента ИЗ).
Для проведения соответствующей проверки и предоставления заявителю разъяснений относительно выявленных недостатков заявки и характера корректировки ее документов, от эксперта, к компетенции которого отнесена функция по проведению формальной экспертизы, потребуется знание положений упомянутых пунктов 10.2-10.11 Регламента ИЗ.
В практике формальной экспертизы используется стандартизованный бланк запроса, в котором в соответствии с пунктом 23.3 Регламента ИЗ, приведен перечень оснований для его направления. При обнаружении того или иного несоответствия требованиями Регламента ИЗ эксперту достаточно сделать отметку в соответствующем боксе бланка запроса. Вместе с тем в случае необходимости приведения в запросе дополнительных или более подробных разъяснений применительно к конкретной ситуации по заявке, эксперт может воспользоваться формулировками положений, которые приведены в пунктах 10.2-10.11 Регламента ИЗ.
3.1. Помимо перечня оснований, приведенного в пункте 23.3(1) Регламента ИЗ, в отношении ряда ситуаций, при возникновении которых не представляется возможным проведение формальной экспертизы, в Регламенте ИЗ содержится прямое указание на необходимость направления запроса заявителю.
В частности, в случае неуплаты пошлины "за регистрацию заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы" в установленном размере, которой определяется количеством пунктов формулы, предусмотрено направление запроса заявителю (пункт 23.3(3) Регламента ИЗ). Поскольку рассматриваемая ситуация может быть урегулирована либо путем уплаты пошлины в установленном размере, либо путем ограничения количества пунктов формулы, у заявителя может быть запрошен платежный документ, подтверждающий уплату недостающей суммы, либо уточенная формула изобретения, в случаях, когда таким образом может быть обеспечено соответствие количества пунктов ранее уплаченной сумме пошлины.
3.2. Отсутствие в документах заявки указания адреса для переписки на территории Российской Федерации также является основанием для направления запроса (пункт 12.1 Регламента ИЗ). Рассматриваемая ситуация, возникает, как правило, в случае нарушения порядка подачи заявки на изобретение иностранными заявителями и, как представляется, может рассматриваться как единственное основание для направления запроса, после урегулирования которой, заявитель, в случае необходимости, может быть уведомлен об иных недостатках заявки, выявленных в процессе проведения формальной экспертизы.
3.3. В случае обоснованных сомнений в отношении полномочий представителя заявителя, включая патентного поверенного, или их действительности, эксперт вправе запросить доверенность или ее нотариально заверенную копию (пункт 12.2 Регламента ИЗ).
Требование представления доверенности также может рассматриваться как единственное основание для направления запроса, поскольку без соответствующего подтверждения полномочий представителя заявителя, его действия в отношении заявки не принимаются во внимание, что делает невозможным проведение экспертизы по заявке.
3.4. Направление запроса предусмотрено и в случае необходимости решения вопроса, касающегося установления даты подачи заявки. Согласно пункту 23.6(2) Регламента ИЗ при предполагаемом отсутствии какой-либо части описания или чертежа, на который имеется ссылка в описании, заявителю направляется запрос с предложением представить недостающие части.
Поскольку устранение соответствующего дефекта описания изобретения или чертежей влечет смещение даты подачи заявки на более позднюю дату поступления недостающей части соответствующих документов, в направляемом заявителю запросе целесообразно приводить разъяснения в отношении порядка установления даты подачи заявки в конкретной ситуации.